상하이방

정청송 소장, 베이징청송지식재산권대리사무소

중국 특허법 제4차 개정은 중국 국무원 입법 작업 계획에 들어가서부터 8년차가 되는 현재까지도 통과되지 못하고 있는데, 그 주요한 원인 중의 하나는 개정 내용에 대하여 각계의 의견이 일치하지 않은 데 있습니다. 도대체 어떠한 문제들에 대하여 논쟁이 있었을까요? 아래 주한 논쟁 포인트 10개 중 5개에 대하여 먼저 살펴보도록 하겠습니다.

논쟁 포인트 1: 특허 등록 후의 정정절차 추가 여부에 대한 논의

현 중국 특허법 규정에 따르면 출원인은 오직 특허출원과정에서만 특허 서류에 대한 보정을 진행할 수 있고, 등록된 후에는 어떠한 실질상 정정도 허용되지 않습니다. 특허가 등록된 후에는 특허권자가 침해소송 준비 등 과정에서 특허 서류에 현저한 결함이 존재하는 것을 발견했을 경우라도 정상적인 절차상의 구제조치를 통하여 결함을 정정할 수 없습니다.

따라서 이런 경우 특허권자가 다른 사람의 명의를 빌어 자기 자신이 자신의 특허권을 상대로 무효심판을 제기하고 실질적인 정정은 진행하지 못하더라도 기술용어 또는 문자표현에 대하여 해석을 진행하고 보호범위 불명확 문제를 해소하여 앞으로 침해소송 시의 자신에게 유리한 근거로 남기는 특수한 현상이 많이 벌어지고 있었습니다. 이러한 현상은 무효심판 제도의 본의를 떠났고 사회적 행정 자원을 낭비하게 되는 문제가 있었습니다. 따라서 이번 개정 과정에서 기타 주요 특허 선진 국가를 따라 특허 등록 이후에 특허서류를 정정하는 제도를 도입해야 한다는 의견이 많았습니다.

하지만 정정제도를 도입하게 되면 일반 공중의 입장에서 등록된 특허권 범위가 불안정하고, 이미 업무량이 상당한 특허복심위원회의 일이 더 많아지며, 정정제도의 도입으로 인해 특허법과 관련 법규의 내용이 대폭 수정되어야 하는 등 문제점 등이 있어 아직은 정정제도의 도입이 너무 빠른 것이 아닌가 하는 반대의견도 있었습니다.

논쟁 포인트 2: “부분 디자인“의 보호에 대한 논의

디자인에 관한 개정 사항에 관련하여, 2018년 12월에 전국인인대표대회에 제출한 <특허법 개정초안>에는 디자인권의 보호기간을 10년에서 15년으로 연장하였고, 또한 ‘중국에서 최초로 출원한 날로부터 6개월 이내에 동일 주제에 대해 디자인을 출원하면 우선권을 주장할 수 있다’고 규정해 이 초안에 따르면 중국 국외에서 출원한 디자인에만 적용되었던 우선권제도를 중국 국내에서 출원한 디자인에도 동일하게 적용될 수 있게 됩니다. 하지만 “부분 디자인”에 대해서는 이 초안에서 여전히 아무런 언급이 없었습니다.

사실 ‘부분 디자인’은 주요 특허 국가에서 보호를 하고 있고, 중국에서도 이번 제4차 특허법 개정 과정에서 전문적인 연구를 진행하였으며, 실제 법원 판례상 ‘부분 디자인’에 대해 인정하는 사례가 있었습니다. 따라서, 중국 국가지식산권국을 포함하여 사회적으로 ‘부분 디자인’에 대한 명확한 규정을 추가하는 것이 필요하다는 의견이 많았습니다.

하지만 현재 중국 특허의 중요한 이슈의 하나가 저질의 특허출원이 대량으로 출원되어 저질 특허 출원량을 적극적으로 억제하고 있는 현실 상황에서 ‘부분 디자인’ 제도 까지 도입하면 저질 특허가 더 많이 출원되는 것은 아닌가 하는 반대 의견도 있습니다.

논쟁 포인트 3: 침해배상액에 대한 논의

상기 <특허법 개정초안>에서는 “고의적 전리권 침해에 대해 정황이 엄중한 경우 기존 방법으로 확정한 액수의 1배 이상 5배 이하로 배상액을 확정할 수 있다.”고 규정하였습니다. 즉, 중국이 지식재산권 보호환경이 열악하며 배상액도 낮다는 미국 등 국가의 지적에 대하여 이번 개정안에서는 미국이 3배까지 징벌적 손해 배상을 인정하는데 비해 중국은 5배까지 인정하려하고 있습니다.

하지만, 중국 사법 실천에서 “권리자가 침해행위로 인하여 받은 실제 손실”과 “침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익”에 대한 확정 자체가 중국 기업의 재무 불투명 등 원인으로 아주 어려운 상황에서 배상을 침해액의 몇배로 증가하던지 실제 의미는 기존과 차이가 별반 없을 것이라하는 반대 의견도 있었습니다.

그리고 상기 개정 초안에서는 법정 손해배상 산정범위를 현행법 상 1만 위안 이상 100만 위안 이하에서, 10만 위안 이상 500만 위안 이하로 상향조정한데 대해 사회적으로 하한액의 제시는 불필요하다는 의견이 제기되고 있습니다.

특히, 중국 상표법과 저작권법에서 법정 손해배상액의 하한은 별도로 정하지 않은데 비해 특허법에서만 이렇게 정하게 되면 침해 정도가 낮은 경우에도 10만 위안의 최저 손해배상액을 책정한다면 너무 과도한 것이 아닌가 하는 우려도 제기되고 있습니다.

논쟁 포인트 4: 특허출원의 성실신용의 원칙에 대한 논의

상기 개정 초안에는 “특허 출원 및 특허권 행사 시 성실신용의 원칙을 준수해야 한다”라는 내용이 추가되었습니다. 이는 중국 “민법”과 “상표법”에 “성실신용의 원칙”의 내용이 명시되어 있어, 이번 특허법 개정에서도 이들을 참조하여 도입한 것으로 보고 있습니다.

하지만, 상표에서 성실신용의 원칙을 어기고 다른 사람의 상표를 도용하거나 악의적으로 대량의 상표를 선등록하는 상황과 달리, 특허는 참신한 사고와 정신적 노동의 성과를 보호하고, 특허를 악의적으로 선등록하는 등의 경우는 일반적으로 존재하지 않고, 만약 있다 해도 행정적인 출원 심사과정을 통해 등록 거절하면 해결되기에 굳이 특허법에도 “성실신용의 원칙”을 추가할 필요는 없다는 반대의견도 있었습니다.

또한 특허기술은 기본적으로 앞사람이 개발한 종래기술의 기초상에서 연구 및 개진한 것이므로, 출원인 또는 권리인이 특허를 출원 또는 권리행사시 성실신용원칙 위반의 행위가 있는지, 실무적으로 판단하기 어려울 것이라는 의견도 있습니다.

한편, 특허법의 개정안에 “성실신용의 원칙”을 추가하게 된것은, 현재 중국에서 대량의 저질 특허출원을 억제하기 위한 것이라는 관점도 있는데, 이 제도가 실행되면 저질 특허 출원을 억제하지 못할 뿐만아니라, 오히려 출원인이 전략적으로 의도적인 특허 조합으로 일련의 특허를 출원한 경우 이에 대하여 “성실신용의 원칙”의 위반이라고 잘못 지적할 가능성이 존재합니다.

논쟁 포인트 5: 직무발명에 대한 논의

상기 개정정초안에서는 직무발명에 대해 발명 및 권리로부터 발생한 이익의 배분에 대하여 진일보한 규정을 설립하였습니다. 이 직무발명 규정은 주로 중국 국유기업의 직무발명에 대한 장려와 관리에 대하여 규정하기 위한 것이 그 목적이라고 하는데, 중국의 민영기업들은 이 제도에 대해 많은 불만을 가지고 있다고 합니다.

즉, 민영기업들은 이미 내부적으로 각자 자체 기업의 특점과 발전에 부합되는 직무 발명 규정이 있는데, 특허법으로 통일 및 구체화하는 것은 자주적인 기업 내부의 관리에 과도하게 관여하는 것이고, 개정 초안의 규정에 따라 실행하게 되면 일부 기업의 실제 상황에는 부합하지 않아 기업 발전에도 지장을 줄 수 있다는 의견이 있었습니다.

직무발명의 장려에 대한 해당 조항은 중국의 민영기업뿐만 아니라 중국에 투자진출한 외상투자기업의 직무발명 장려제도에도 영향을 줄 수 있어 외상투자기업들도 주목하는 개정 조항이기도 합니다.

다음 시간에는 제 4차 개정의 10개 논쟁 포인트 중 나머지 5개에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.