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자료원 : cifnews.com

중국 지식재산 관련 이슈는 주로 상표브로커들이 상표권을 선점하여 우리기업이 상표권 확보에 어려움을 겪게 되어, 유통 플랫폼과의 협력에 애로사항이 발생하는 것이 대표적인 사례였습니다. 그러나 최근에 유명 상품들을 중심으로 제품형태만 모방하는 사례가 자주 발생하고 있으며, 대표적인 사례가 “무무소”에 의한 국내 주요 화장품 브랜드 제품에 대한 형태모방 행위였습니다. 이에 대해서는 관련 기업들이 공동대응을 진행하고, 해당 침해업체의 국내 관련 법인에 대한 조치도 진행된 것으로 알고 있습니다.

이러한 형태모방 행위는 일반적인 위조품 생산, 유통과는 다른 형태로 상표권의 전용권 범위를 교묘하게 회피하거나, 자체 상표를 사용하는 경우라 상표권 침해로 대응하는 것에 어려움이 있습니다. 또한 화장품 등 소비재의 경우 디자인등록출원을 안하는 경우가 많다는 점을 악용한 것으로 피해기업 입장에서는 대응에 어려움이 많은 것이 사실입니다.

이에 형태모방 행위의 몇 가지 유형과 피해사례, 대응방안에 대하여 살펴보고자 합니다.

형태모방 사례 및 피해 유형

1. 형태모방 사례

모방의 정도에 따라 소위 “상표갈이”라고 할 수 있는 경우로, 정품의 포장, 장식 등을 완전히 동일하게 모방하면서 상표만 자체 상표를 사용하는 경우가 되겠습니다. 초기의 형태모방 제품은 대부분 이 단계의 제품들이었으나, 최근에는 이런 형태의 침해는 많지 않은 것 같습니다.

이보다 모방의 정도가 낮은 단계로는 포장 박스 및 용기 등 전체적인 포장, 장식 등 외관 디자인의 주요 요소는 그대로 카피하면서 상품의 사용설명, 성분표 등 기술적인 내용에 대한 표현방식을 변경하는 경우로, 대부분의 형태 모방제품이 이 단계에 해당한다고 할 수 있습니다.

가장 낮은 단계의 모방형태는 포장, 장식 등 외관디자인의 구성요소를 각각 대비할 경우 동일하지는 않으나, 전체적으로 모티브가 동일하고 이격 관찰 시 시각적 효과가 유사하여 소비자의 오인혼동을 유발하는 경우에 해당하며 대응이 가장 어려운 형태라 하겠습니다.

전반적으로 형태모방의 단계는 완전 모방에서 모티브 모방으로 변화하고 있으며, 브랜드 입장에서는 대응에 어려움이 가중되고 있습니다.

2. 형태모방으로 피해

피해사례 중 가장 흔한 경우가 알로에 수딩 젤 관련 제품으로 제품 전체 외관디자인과 주요 구성요소의 형상과 모양이 동일하고, 포장 및 장식의 배열이 동일하지만, 상표는 자체 상표를 사용하는 경우라 하겠습니다. 타오바오 등에 브랜드 명 없이 “알로에 젤”로 검색시 어렵지 않게 유사한 제품을 발견할 수 있습니다.

최근의 사례를 살펴보면, 제품 외포장에 있는 모델 사진이미지까지 동일하게 카피하면서 모델이 착용하는 의상 중 일부에 인쇄된 상표 및 표현 일부를 변경하거나, 사용방법을 설명하는 도형부분 배치를 변경한 제품, 정품과 모조품을 대비시 전체적인 시각효과는 동일하지만, 각 구성요소들을 대비하면 동일범위는 벗어나지만 유사범위로만 구성한 마스크팩 등을 볼 수 있습니다.

적용 가능한 대응 방안

1. 디자인 침해 금지 청구

제품의 외관에 대하여 중국디자인등록을 하였다면 해당 침해제품에 대하여 디자인권침해를 이유로 민/형사소송이 가능합니다. 다만, 이를 위해서는 해당 디자인에 대하여 사전에 중국국가지식산권국에 “평가보고”를 신청하여 해당 디자인권의 유효성에 대하여 평가를 받아 놓는 것이 바람직합니다.

화장품을 예로 들면 디자인 침해가 성립되기 위해서는 중국전리법 제11조 제2항, 제59조 제2항의 규정과 “최고인민법원 디자인침해 분쟁사건의 심리에 적용하는 법률에 관한 약간의 문제의 해석(2010.1.1.시행)” 관련 규정에 따라 물품과 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단하게 됩니다. 전체적인 시각효과에 따라 종합적으로 판단하며, 기술적으로 반드시 필요한 부분보다는 정상적으로 해당 물품을 사용할 때 관찰이 쉬운 부분, 공지된 디자인과 구별이 되는 창작적인 부분이 동일 또는 유사여부 판단에서 중요한 부분이 되겠습니다.

2. 저작권 침해 금지 청구

피해기업의 물품의 포장, 장식이 저작물로서 미술작품에 해당할 경우 저작권 침해를 이유로 대응이 가능합니다. 중국 저작권법실시조례 제4조제9항에 의하면 미술작품이란 회화, 서예, 조각 등 선과 색채 또는 기타 방식으로 구성된 심미감이 있는 평면 또는 입체적 조형예술작품을 의미합니다. 저작권 침해 주장을 위해서는 저작권에 관한 초안, 원본, 저작권등기증서, 인증기관 발행 증명, 권리취득계약 등이 증거로 채택될 수 있으므로, 우리 기업 입장에서는 저작권등록을 하여 등기증서를 발급받는 것이 유리하며, 아울러 해당 미술작품의 창작과정에 대한 자료, 최초 공표시점을 확인할 수 있는 자료 등을 증거로 활용할 수 있겠습니다.

3. 상표권 침해 금지 청구

상표권 침해를 주장하기 위해서는 우선 등록상표를 보유하여야 하며, 침해품과

해당 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사하고, 사용상표가 등록상표의 표장과 동일 또는 유사한 경우라야 합니다. 따라서, 등록상표가 없을 경우 대응이 어렵다는 한계가 있습니다. 대부분의 형태모방 제품이 상표는 자체 상표상표를 사용하고 있는 점에서 상표권 침해는 바람직한 대응방안이 되지 못하고 있습니다.

4. 형태모방 행위에 대한 부정경쟁행위 금지 청구

중국 반부정당경쟁법(2019.4.23.시행) 제6조에서는 “타인의 일정한 영향력을 보유한 상품의 명칭, 포장, 장식 등과 동일 또는 유사한 표시를 임의로 사용하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있습니다. 또한 “최고인민법원 부정당경쟁 민사사건 심리에 적용하는 법률의 약간의 문제에 대한 해석(2007.2.1.시행)”에 의하면 일정한 영향력은 “주지상품(Well-Known goods)”에 해당하여야 하며, 이에 대한 판단은 해당 상품의 판매 시간, 판매 지역, 판매액, 판매 대상, 선전/광고가 계속된 시간/정도/범위, 주지상품을 보호하기 위하여 취한 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 규정하고 있습니다.

주지성에 대한 입증 책임은 피해기업(원고)에게 있으므로, 부정경쟁행위 금지청구를 위해서는 중국에서의 상기 판단요소들에 관련된 자료와 해외에서의 지명도 등을 입증할 수 있는 충분한 자료를 제출할 수 있어야 합니다.

마무리

형태모방 제품에 대한 대응을 위한 가장 유력한 방안은 디자인등록이라고 할 수 있습니다. 최근에는 주요 브랜드를 중심으로 형태모방에 대비하여 포장, 용기 등에 대한 디자인등록출원을 강화하는 추세이나, 중소기업들의 경우 여전히 디자인등록출원을 하는 경우가 많지 않습니다. 형태모방은 결국 해당 브랜드의 인지도가 높아질 때 발생하는 문제이므로 상표출원과 함께 디자인출원을 병행하는 것이 바람직해 보입니다.

아울러, 일정한 영향력 있는 상품 즉 “주지상품”임을 증명하기 위해 필요한 다양한 자료들에 대하여 평소 철저한 관리가 필요하겠습니다. 부정경쟁행위 금지청구를 위한 상기 자료들은 모두 정식 통관절차를 거쳐 판매된 경우에 한하므로 소위 따이공들에 의한 밀수 제품들은 아무리 많은 양이 판매되어도 증거자료로 채택될 수 없다는 점 참고 바랍니다.  끝으로 해당 포장, 장식 등이 미술작품으로 저작권등록이 가능할 경우 창작완성일과 창작 과정을 증명할 수 있는 내부 기안문서, 개발용역계약서 등 자료를 준비할 필요가 있습니다.

 상하이 JNJ IP Consulting 심상희 변리사

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