상하이방

- 업종 간 동일상표 충돌 가능성 상존 -
- 업종 간 상표 및 서비스표 모두 출원해야 안전 -
 

□ 사례 1: 레스토랑 경영 - 서비스표는 물론 식자재의 상표도 미리 함께 출원해 두어야 안전 
 
 
  ㅇ 동일한 명칭의 상표와 서비스표가 각기 등록돼 업종 간 충돌 가능성 있음.
     - 한국에서 해산물 음식점을 운영해오던 K씨는 중국에서 제43류 '레스토랑업'에 서비스표를 출원, 3년 만에 서비스표 등록을 완료함.
     - 이와 별도로, 중국의 한 기업이 상품류인 제29류 '살아있지 않은 생선'을 K씨의 서비스표와 동일한 상표로 출원해 등록을 완료함.
    · 중국 내 상표 및 서비스표 등록 시 '중국 유사상품 및 서비스 구분표 – 니스(Nice) 분류 제11판'을 참고해 해당 업종에 맞게 자사 제품을 등록함. 이 구분표는 현존하는 업종을 크게 상품과 서비스 등 두 분류로 나눈 뒤, 상품 34류(제1~34류) 및 서비스 11류(제35~45류) 등 총 45류로 구분하고 있음. 
 
 
  ㅇ 상표법의 허점을 악용한 고의적 등록에도 유의해야 함.
     - 해산물 요리의 원료인 '살아있지 않은 생선'과 이를 원료로 활용한 '해산물 레스토랑'의 상표 및 서비스표가 동일한 명칭으로 신청됐으나, 중국 상표국은 상품과 서비스업 간의 동종성과 유사성을 심사하지 않다보니, 밀접한 연관성이 있는 상품과 서비스업임에도 불구하고 함께 등록된 후 충돌로 번질 수 있는 문제점 상존
    - 우리나라가 상표 또는 서비스표 출원 시 상품과 서비스업 간의 동종성과 유사성을 심사해 두 업종 간 유사성이 인정되는 상표에 대한 출원을 거절할 수 있도록 운영하는 것과 대비됨.
    - 위와 같은 중국 상표법의 허점으로 인해 K씨가 제43류의 '레스토랑업'으로 서비스표 등록을 완료했더라도, 만약 다른 사람이 이 사실을 모른 상태에서 또는 상표브로커가 악의로 제29류 '살아있지 않은 생선'으로 동일한 상표를 출원 및 등록한다면, K씨는 영업에 심각한 손실을 입을 수 있음.  
 
 
□ 사례 2: 상품 판매 - 상표는 물론 판매 행위와 같은 서비스표도 출원해 두어야 안전 
 
 
  ㅇ 제품에 대한 상표뿐만 아니라, 이를 판매할 수 있는 서비스표도 확보할 것
    - K씨가 중국에서 모자(제25류에 해당)를 판매하기 위해 제25류로 상표권을 확보한 후, 최근 유행하는 전자상거래 플랫폼을 활용해 온·오프라인으로 모자 판매를 구상 중이나, 이 제품에 대한 판매업(제35류)으로 이미 동일상표가 미리 등록돼 있었던 사실을 알게 됨.
    - 동일상표로 판매업에 등록한 기업이 이미 상표를 선점하고 있기 때문에 해당 상표권 선점기업은 온라인 및 오프라인상에서 합법적으로 모자 판매가 가능하고, K씨와 상표권 충돌소지도 충분히 있음. 
 

□ 사례 3: 다른 업종 간 서비스표도 이름이 같으면 충돌 가능

 
  ㅇ 일반 대중에게 알려진 인지도에 따라 승부가 날 수 있음.
     - 우리에게도 알려진 '非誠勿擾(비성물요, 진심이 아니면 다가오지 마세요)'란 중국 영화는 제41류인 'TV 프로그램'으로도 동일한 이름의 상표가 등록돼 있음. 이 상표는 화의형제란 기업이 2008년에 출원해 2010년 7월 20일에 등록됨.
     - 이 영화제목과 똑같은 이름의 상표로 등록된 '남녀 맞선 TV 프로그램'이 인기를 끌고 있으며, 강소성 위성방송이 프로그램 상표사용권을 받아 중국에서 방영 중임.
     - 2009년 2월, 결혼소개소를 운영하는 중국의 김아환이란 개인사업자는 강소성 위성방송을 자신의 '비성물요(非誠勿擾)' 상표권 침해명목으로 고소함. 제45류의 '친구주선업 및 결혼소개소' 항목으로 등록된 자신의 상표권을 침해했다는 것이 김아환의 주장임.
     - 여러 판결단계를 거쳐 김아환의 상소는 기각되고, 일반 대중에게 널리 알려진 프로그램을 운영하는 강소성 위성방송의 손을 들어주는 것으로 2016년 12월에 최종 매듭지어짐.

 
□ 업종 간 공존하는 동일상표권 침해여부: 상품·서비스를 둘러싼 다양한 기준으로 판단 
 
 
  ㅇ 사법부에서는 악의에 따른 타인의 상표 선점이 아닐 경우 상품·서비스의 용도 및 기능, 생산과정, 판매경로 및 방법, 대상고객 등을 기준으로 상표권 침해여부를 판단함. 
 
 
  ㅇ 판단 사례 1: 생산과정과 판매경로에 근거한 판단
    - 중국 내 변리사사무소에 따르면, 음식점의 경우 식자재 또는 원료를 조리해 음식점 고유의 상품으로 가공한 후 이를 서비스하기 때문에 상표명이 같더라도 상표침해가 되지 않는다고 설명함. 한편, 패스트푸드 체인점의 경우 테이크아웃(take out) 또는 냉동식품을 가열한 후 테이크아웃하는 상품이라면 서비스류와 상품류 사이에 상표침해가 될 수 있다고 언급함. 
 
 
  ㅇ 판단 사례 2: 대상고객에 근거한 판단
    - 캐나다의 바비(Barbie) 인형 사건판례에 따르면, 상표공존(업종 간 동일한 이름의 상표권이 존재하는 현상)이 발생했을 때 서로 다른 업종의 대상고객을 기준으로 상표권 침해여부를 판단할 수 있음.
 
    - 캐나다 법원은 마텔(Mattel)이 제조하는 바비인형이란 상품 자체의 고객은 어린이 또는 인형수집 애호가 정도로 판단하는 한편, 바비란 음식점의 대상고객은 인형과 무관한 성인들이란 점에 착안해, 상표권 침해가 아니라는 판결을 내림. 
 
 
□ 시사점 
 
 
  ㅇ 상표류와 서비스류의 동시출원을 통한 예방대책 필요
    - 상품판매를 계획할 경우 판매 중이거나 판매할 상품을 지정해 상표등록을 완료했더라도, 제35류 등 서비스류에 대해서도 출원을 해두는 것이 방어차원에서 유리하고, 향후 불필요한 분쟁에 휘말릴 수 있는 소지를 없앨 수 있음.
    - 외식업 등 서비스업의 경우에도 서비스업을 지정한 상표출원 뿐 아니라, 판매하려는 상품을 지정한 상표출원도 별도로 해두는 것이 안전함.
 
 
  ㅇ 당사자 간 협상을 통한 해결책 마련
    - 중국 사법계에서는 서로 다른 업종 간 상표공존 현상에 대해 이해당사자간 협상을 통한 상표 공동사용이 가장 순조로운 해결책으로 보고 있으며, 필요에 따라서는 자신의 상표의 약간의 적절한 구별 표시를 추가하도록 규정함(상표법 제59조 3항).

**작성자: KOTRA 선양 무역관 허성무 부관장
**자료원: 중국 현지 언론 종합, 중국 현지 변리사 인터뷰, KOTRA 선양 무역관 보유자료 및 자료 종합

**허성무 중국 선양무역관